从欧美法律实践看《专利审查指南》新变化（上）

引 言

2019年11月，国家知识产权局公布《专利审查指南》第二部分第九章修改草案（征求意见稿），对涉及计算机程序的发明专利申请的审查规则进行修改。此次修改的突出特点是，并非像历次修改一样对《专利审查指南》的相关部分举行局部修改调整，而是现行《专利审查指南》第二部分第九章第1-5节之后增加了完整的第6节，专门针对“包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请审查”作出相关规定。可见，此次修改专门针对涉及人工智能、互联网+、大数据以及区块链等的发明专利申请，针对其包含算法或商业规则和方法等智力活动的规则和方法特征的特点，形成专门的审查规则。笔者认为，上述涉及人工智能、互联网+、大数据以及区块链等的发明专利申请，主要属于ICT产业（信息通信产业）的发明创造，上述规则修改将对ICT产业专利授权确权规则产生较大影响。

一

包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利授权确权规则的基本归属

根据国家知识产权局《关于<专利审查指南第二部分第九章修改草案（征求意见稿）>的说明》，此次《专利审查指南》第二部分第九章修改内容，主要针对算法特征+技术特征，商业规则方法特征+技术特征等的发明专利申请。就《专利审查指南》第二部分第九章此次修改内容与《专利审查指南》第二部分第九章第2-5节的关系而言，构成特别法与一般法的关系。《专利审查指南》第二部分第九章第2节是“涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准”，《专利审查指南》第二部分第九章此次修改内容所增加的第6节所针对的“包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请”，基本上属于“涉及计算机程序的发明专利申请”。从《专利审查指南》第二部分第九章此次修改内容给出的9个案例而言，全部属于涉及计算机程序的发明专利申请。

《专利审查指南》第二部分第九章此次修改内容，属于《专利审查指南》第二部分第九章第2-5节的特别法，按照同一位阶规范性法律文件特别法优于一般法的规则，针对包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请，优先适用《专利审查指南》第二部分第九章此次修改内容。在审查实践中，判断《专利审查指南》第二部分第九章此次修改内容是否适用，并非需要从发明主题上判断所涉专利申请是否属于涉及人工智能、互联网+、大数据以及区块链等新领域新技术新业态的发明专利申请，而是需要从权利要求所要求保护的技术方案的角度判断是否属于“包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请”，重点在于审查权利要求所要求保护的技术方案是否包含算法特征或者商业规则和方法特征。所谓“算法”，是一系列解决问题的清晰指令构成的用系统方法描述解决问题的策略机制。可见，包含算法特征的核心在于包含用系统方法解决问题的机制，包含解决问题的方法流程。

二

包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利授权确权规则的比较分析

事实上，由于上述特征，对于包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利授权确权规则一直是各国关注的难点问题。下面以美国最新审查实践为例进行比较分析。美国对四类可以受到专利法保护的客体：方法、机器、产品、物质合成，在判例法中分别给出了定义。[1]同时，通过司法实践，美国最高法院明确不授予专利权的客体包括自然规律、物理现象和抽象概念[2]。对于包含算法特征或商业规则和方法特征的发明而言，尤其需要判断是否属于“抽象概念（abstract idea）”，亦即如何区分受到专利法保护的包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利和属于抽象概念的不属于专利法保护的创新创造。这是由于算法本身更类似于数理逻辑，而与解决技术问题的技术手段存在一定差异。

美国最高法院Alice案确立针对商业方法专利保护客体的两步骤判断方法：首先判断是否属于法定类别，其次判断是否属于法定例外（抽象概念等）以及权利要求中是否包含其他特征使得权利要求符合“明显超出”法定例外的司法例外情形。例如，在Berkeimer v. HP 案中，涉及的数字资产管理系统通过防止相同内容的文字和图片的重复存储的方式，提高效率降低重复率，使得可以通过一次操作改变包含相同存储对象的所有元素。地区法院认为，权利要求保护的是使用公知的、例行的和通常的计算机功能实现的方法步骤，不属于专利法保护客体。CAFC认为，请求保护的方案相对于现有技术提升了效率和计算机功能，采用即席判决方式不妥当。

2019年1月，美国专利商标局发布2019年专利保护客体审查指引（2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance）[3]， 在坚持上述美国最高法院Alice案两步骤判断方法的基础上，对第二步骤进行了修改，在判断是否属于法定例外中的“抽象概念”时，需要判断是否具有实际应用（practical application）。也就是说，如果权利要求将抽象概念整合在一个实际应用中，则符合专利法保护客体的要求；如果权利要求没有将抽象概念整合在一个实际应用中，则需要判断权利要求中是否包含其他特征使得权利要求符合“明显超出”法定例外。对于“具有实际应用”，说服审查员认可符合专利保护客体规定的最简便的方法是，主张该权利要求是计算机功能的提高或者对其他技术的提高。

该指引实施以来最为重要的案例是，专利审判和上诉委员会针对Ex parte Eileen C. Smith案做出的决定[4]。该案件涉及一种在混合交换系统中进行衍生品交易的方法，其权利要求1为，“一种在混合交换系统中交易衍生产品的方法，所述方法包括：通过通信网络和订单路由系统收集订单，并将其放置在电子书数据库中；在电子交易引擎处识别来自第一拥挤市场参与者的新报价，其中新报价中的出价或要约价格中的一个与电子书数据库中来自公共客户的订单中的相应价格相匹配；从电子书数据库中删除至少一部分订单，延迟自动执行新报价和订单，并启动计时器；经由通信网络和电子报告系统，报告指示至少部分订单的执行的市场报价，同时延迟自动执行；在电子交易引擎处接收到来自第一人群市场参与者的新报价之后，在计时器到期之前，从第二人群市场参与者处接收第二报价，其中第二报价与公共客户的相应价格匹配在电子书数据库中订购；在电子交易引擎中的第一和第二拥挤市场参与者之间分配订单，其中直到计时器到期才执行该订单。”

专利实质审查部门认为，该专利申请属于抽象概念，不属于专利法的保护客体。专利审判和上诉委员会撤消了上述驳回决定。其认为，根据2019年专利保护客体审查指引，权利要求1的特征列举了衍生产品交易环境中发生的一些操作，在判断是否属于法定例外中的“抽象概念”时，需要判断是否具有实际应用。权利要求1列举了各种与计算机实现相关的限定，例如混合交换系统、通信网络和订单路由系统、电子交易引擎、电子书数据库和电子报告系统，是与电子衍生产品交易特定的限定，但是说明书中并没有特别限定其结构或者配置，因此，这些限定不构成实际应用的司法例外。同时，PTAB指出，权利要求1针对电子环境和交易大厅同时进行的混合交易系统存在的问题，采取的手段包括，（1）“延迟自动执行新报价和订单，并启动计时器”；（2）在“延迟自动执行”订单后且在“计时器到期之前”，接收第二报价，“其中第二报价与公共客户的相应价格匹配在电子书数据库中订购”；（3）“在电子交易引擎中的第一和第二拥挤市场参与者之间分配订单，其中直到计时器到期才执行该订单”。这些限定使权利要求将抽象概念整合在实际应用中，符合专利法保护客体的规定。据此，PTAB撤消了驳回决定。

三

包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利授权确权规则的内在逻辑

对于包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请，需要从三个方面进行审查，同时这三个方面具有逻辑联系[5]：首先，审查涉案专利申请是否属于专利法意义上的保护客体（包括根据《专利法》第二十五条、第二条的审查）；其次，审查权利要求是否以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围；最后，审查权利要求是否具有新颖性和创造性。此次《专利审查指南》修改强调的是，在上述三个方面的判断上，注重从整体角度考虑“技术特征以及与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征”，从而使得第一个条件（符合保护客体要求）降低，同时提高第二、三个条件，平衡地保护专利申请人和社会公众的利益。就放宽客体要求并进行整体性判断这一点而言，与美国专利法律实践的动向是一致的。

首先，在审查涉案专利申请是否属于专利法意义上的保护客体时注重整体性。《专利审查指南》修改稿强调，“在审查中，不应当简单割裂技术特征与算法特征或商业规则和方法特征等，而应将权利要求记载的所有内容作为一个整体，对其中涉及的技术手段、解决的技术问题和获得的技术效果进行分析。” 如果权利要求中除了算法特征或商业规则和方法特征，还包含技术特征，该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，需要整体考虑权利要求中记载的全部特征。可见，在这一过程中，技术特征与算法特征或商业规则和方法特征之间的关联程度或者关系紧密程度，是判断的关键。下面以国家知识产权局之前的审查实践作为验证。在10720号复审请求审查决定中，国家知识产权局认为，“权利要求1要求保护一种信息通知方法，该方案针对背景技术存在的在报表明细传输过程中无法避免使用人力，即传递人员必需通过计算机输入对方的邮件地址或在传真机上输入号码，因此费时费力、没有效率的问题，权利要求1的方法所要解决的问题是通过网络系统将报表明细完成编辑后自动将通知信息传送至需要接收的单位的信息接收装置，因此属于信息传输中的技术问题；并且为了完成自动传送包括报表的通知信息，该方法采用了建立接收单位基本数据库，信息通知系统判断是否接收到通知信息，读取该通知信息并取出接收单位的相关资料，根据接收单位的相关资料找出与其对应的联络资料，信息通知系统将通知信息传送至信息接收装置等手段，通过对网络系统、信息接受装置、信息通知系统等进行控制，实现了将通知信息自动传送至接收装置，因此是利用了遵循自然规律的技术手段；获得的是使用计算机网络自动传送信息并提高信息通知处理效率，从而节省人力、时间的技术效果。由于该方法所解决的问题、采用的手段和获得的效果都具有技术性，所以权利要求1属于专利保护的客体。”

其次，在审查涉案专利申请的权利要求是否得到说明书支持以及是否清楚时注重整体性。《专利审查指南》修改稿强调，“包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请的权利要求应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。权利要求应当记载技术特征以及与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征。”可见，在判断是否得到说明书支持以及权利要求是否清楚时应当考虑技术特征与算法特征或商业规则和方法特征之间的内在逻辑联系。

还有，在审查涉案专利申请的权利要求是否具备新颖性和创造性时注重整体性。对既包含技术特征又包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行创造性审查时，应将与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征与所述技术特征作为一个整体考虑。“功能上彼此相互支持、存在相互作用关系”是指算法特征或商业规则和方法特征与技术特征紧密结合、共同构成了解决某一技术问题的技术手段,并且能够获得相应的技术效果。正如上文所引述的Ex parte Eileen C. Smith审查决定，在认定“‘延迟自动执行新报价和订单，并启动计时器’等特征使得权利要求将抽象概念整合在一个实际应用中，从而符合专利法保护客体的规定”时，将功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征与算法特征进行了整体考虑。

同时，建议对《专利审查指南》修改征求意见稿进一步完善，不仅审查涉案专利申请是否属于专利法意义上的保护客体、权利要求是否得到说明书支持以及是否清楚、权利要求是否具备新颖性和创造性时注重整体性，在进行权利要求保护范围解释时同样注重整体性，将算法特征或商业规则和方法特征与技术特征紧密结合，作为一个完整的技术特征加以分析认定。

[注] 

[1] 美国专利法第101条规定，“凡发明或者发现任何新颖而实用的方法、机器、产品、物质合成，或者其任何新颖而实用之改进者，可按照本法所规定的条件和要求获得专利“，参见李明德：《美国知识产权法（第二版）》【M】，北京：法律出版社2014年4月版，第37页。

[2] Diamond v. Chakrabarty, 444 U.S. 303, 206 U.S.P.Q. 193.

[3] 参见https://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28282/2019-revised-patent-subject-matter-eligibility-guidance （2019年12月3日最后访问）。

[4] 参见Ex parte Eileen C. Smith, Appeal 2018-000064, Application 13/715,476.

[5] 参见张鹏：《专利授权确权制度原理与实务》【M】，北京：知识产权出版社2012年版，第四章第六节。

预告：本篇笔者结合美国法律实践对相关规则演进和法律适用进行探讨，下篇将结合欧洲法律实践探讨《专利审查指南》新变化。敬请期待。

The End

 作者简介

张鹏  律师

北京办公室  

非权益合伙人

业务领域：知识产权, 反垄断与竞争法, WTO/国际贸易

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